Jadi Anda ingin melisensikan merek dagang terdaftar Anda? Berikut ikhtisar singkat dari beberapa pertimbangan terpenting saat melisensikan TM di Kanada. Lisensi merek dagang adalah topik yang kompleks dan ini sama sekali bukan daftar yang lengkap. Namun, ini memberikan garis besar singkat tentang persyaratan untuk lisensi merek dagang di bawah Bagian 50 Undang-Undang Merek Dagang Kanada.
Terlepas dari kenyataan bahwa Undang-Undang syarat pendaftaran merek Dagang tidak mensyaratkan perjanjian tertulis antara pemberi lisensi dan penerima lisensi, selalu disarankan untuk membuat perjanjian Anda secara tertulis. Seorang pengacara TM Kanada yang berpengalaman dalam pemberian lisensi TM dapat membantu Anda menyusun perjanjian lisensi kedap air – perjanjian yang memenuhi semua persyaratan Trademark’s Act Canada.
Penting untuk memastikan bahwa pemberi lisensi adalah pemilik sebenarnya dari TM terdaftar di Kanada. Daftar merek dagang CIPO mencantumkan pemilik semua pendaftaran merek dagang Kanada, sehingga cukup mudah untuk memverifikasi kepemilikan sebelum menandatangani perjanjian lisensi. Selain itu, jika Anda adalah penerima sublisensi, Anda harus memastikan bahwa sublisensi Anda diizinkan oleh penerima lisensi dan juga oleh pemberi lisensi. Prinsip dasarnya adalah lisensi harus diberikan oleh pemilik merek dagang terdaftar di Kanada.
Penting bila Anda adalah pemberi lisensi untuk memastikan bahwa Anda menetapkan standar kualitas yang berarti yang harus dipatuhi oleh penerima lisensi. Anda juga harus meninjau aktivitas penerima lisensi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan perjanjian lisensi Anda. Jika mereka tidak mematuhi perjanjian tertulis Anda, pengacara merek dagang Anda mungkin menyarankan Anda untuk menghentikan perjanjian sama sekali. Ini akan menunjukkan bahwa Anda mempertahankan kontrol langsung atas karakter, kualitas, dan penggunaan merek dagang terdaftar sesuai dengan Trademark’s Act Canada.
Persyaratan lainnya adalah bahwa pemegang lisensi harus secara jelas mengidentifikasi kepada publik bahwa TM digunakan di bawah lisensi. Dalam melakukannya, mereka juga perlu mengidentifikasi pemilik merek tersebut. Alasannya adalah karena perjanjian lisensi dipandang oleh hukum Kanada sebagai melemahkan pendaftaran TM (hanya Kanada). Hal ini melemahkan kekhasan suatu merek kadang dapat mengakibatkan pembatalan merek dagang terdaftar. Untuk alasan ini, Pasal 50 dari Trademark’s Act Kanada mewajibkan pemilik mempertahankan kendali atas merek dagang terdaftar mereka sejauh pemberitahuan kepada publik. Inilah mengapa Anda akan sering melihat bahasa berikut terkait dengan merek dagang terdaftar berlisensi: “ACME adalah merek dagang terdaftar dari Perusahaan ACME yang digunakan di bawah lisensi oleh Jane Licensor”
